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【案例】企业【将他人注册商标】用作【企业名称】属于商标侵权还是不正当竞争

2023-01-30 18:33:21  点击量:

裁判

要点

(2021)粤0306民初25508号

本案中,关于被告与原告的经营范围基本一致,其在企业名称中使用与“欣意”商标相同的字号的行为究竟应该认定为侵害商标权还是构成不正当竞争行为。首先,原告“欣意”权利商标注册日期远远早于被告企业名称登记时间,作为同业经营者,被告对原告在先商标注册情况理应知晓并应予以合理避让,但其仍将“欣意”登记为企业名称,其主观上难谓诚信;其次,该登记行为极易造成相关公众的误认,认为被告与原告之间具有关联关系;最后,本案被告对于“欣意”字样并未突出字号(即商标性使用),而是完整规范使用到企业名称之中。综上所述,本案中被告的行为应按照反不正当竞争行为来认定和加以处理。法院的裁判思路对于此类案件是侵害商标权还是构成不正当竞争行为的界定具有相当的参考价值。

基本案情

2021年6月28日,安徽欣意公司与原告签订《商标许可使用协议》,约定如下内容:鉴于乙方系重整安徽龙川欣意铝合金电缆有限公司企业,前期已使用甲方的相关商标;本协议约定的商标许可协议属于普通许可使用协议,所涉商标甲方可自己继续使用也可再授权第三方使用;甲方许可乙方使用第7928681号、第14030644号、第10996152号、第11002027号、第10219641号商标,使用期限分别截止至各商标有效期届满之日止;乙方有权在生产销售中使用涉及产品宣传单、说明书、包装箱上标示本注册商标的权利,乙方经甲方明确授权后,有权对本商标许可前及许可使用期间的市场侵权行为以自己的名义进行维权,包括对上列商标的侵权行为以自己的名义提起诉讼的一切权利等。2021年6月18日,安徽欣意公司出具《授权书》,授权原告针对被告的商标侵权行为及其他不正当竞争行为以原告的名义提起诉讼的权利,承担一切诉讼结果,授权期限自即日起至本案诉讼二审及执行终结履行完毕之日止。

被告于2018年6月11日与宿迁阳光送变电工程有限公司(买方)签订《电缆及电缆附件采购合同》,约定由被告向买方提供稀土高铁铝合金电缆、电缆附件等货物,其中稀土高铁铝合金电缆的货物描述中显示为“YJHLV22-8.7/15-3*500”。

广东欣意铝合金公司于2017年10月12日出具《授权书》,记载广东欣意铝合金公司授权给被告使用广东欣意铝合金公司持有的“欣意牌”稀土高铁铝合金电缆的商标、自主知识产权(配方)、专利文件、企业荣誉、资质证书以及所有欣意电缆生产基地获得的工程业绩证明文件的使用权;被告有权使用广东欣意铝合金公司所有资质证书文件参与国内外项目推广、入围及投标等商务活动;被告所获取订单自行安排生产;此授权经广东欣意铝合金公司盖章后立即生效。被告提交该份《授权书》拟证明其合法使用“欣意”等商标。

广东欣意铝合金公司于2017年10月16日出具《证明》,内容为本公司对深圳贝库卡物联网络科技有限公司变更为广东欣意线缆有限公司使用“欣意”的字号无异议,对被告使用“欣意”字号产生的纠纷和法律责任概由本公司承担。被告提交该份《证明》拟证明其合法使用“欣意”字号。

被告提交《股份合作及代持协议》、《合作协议书》,拟证明王暨平与张朝河曾签订相关合作协议,另提交民事起诉状、诉讼费发票、还款协议,拟证明张朝河与林泽民有经济纠纷。

被告庭后向本院提交了“欣意”、“云欣意”《商标注册证》,拟证明其使用涉案侵权标识系合法使用注册商标。

以上事实,有商标注册证、授权书、中标通知书、电缆及电缆附件采购合同、合作协议书、商标注册查询信息、相关民事判决书、民事裁定书等证据以及庭审笔录在案佐证。

 

法院判决

本院认为,本案属于侵害商标权纠纷。安徽欣意公司系第7928681号、第14030644号、第10996152号、第11002027号、第10219641号注册商标的权利人,上述商标处于有效期内。原告是上述商标的普通被许可使用人,安徽欣意公司授权原告针对被告的商标侵权行为及不正当竞争行为以原告的名义提起诉讼,因此,原告主体适格,其享有的合法权益应受法律保护。结合原告起诉意见、被告答辩意见以及庭审情况,本院认为,本案的争议焦点为:一、被告的行为是否构成商标侵权;二、被告的行为是否构成不正当竞争;三、如果构成商标侵权及不正当竞争,被告应如何承担责任。

关于争议焦点一,被告的行为是否构成商标侵权。

本案中,原告主张被告在铝合金电缆采购合同、电缆产品中使用“YJLHV22”侵害了第14030644号、第10996152号商标专用权,被告认为“YJLHV22”“YJLHV”是电线电缆行业通用型号,注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。经审理查明,国家推荐性标准GB/T31840.1-2015附录载明:铝合金电缆的常用型号包含“YJLHV”“YJLHV22”。本院认为,《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。参照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一款的规定“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第(一)项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考”,因此,“YJLHV22”“YJLHV”被国家推荐性标准作为铝合金电缆型号予以规定,并且分别对应不同的电缆产品,应当认定为电缆商品的通用型号。本案中,被告在电缆合同附件中使用的“YJLHV22”系作为货物描述,即作为规格型号使用,原告也未举证证明“YJLHV22”“YJHLV”的知名度及被告将“YJLHV22”作为型号使用的行为会使用相关公众对被告产品的来源产生混淆,因此,被告将“YJLHV22”作为货物型号使用的行为属于对商品通用型号的正当使用,不构成对第14030644号、第10996152号注册商标专用权的侵犯,故对原告的主张不予支持。

关于争议焦点二,被告的行为是否构成不正当竞争。

《中华人民共和国商标法》第五十八条规定,“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。被告与原告的经营范围基本一致,其在企业名称中使用与“欣意”商标相同的字号,极易造成相关公众的误认,认为被告与原告之间具有关联关系,故该行为构成不正当竞争。被告抗辩称,被告使用“欣意”字号是经广东欣意铝合金公司同意,并授权其使用“欣意牌”稀土高铁铝合金电力电缆商标,被告名称是合法的。对此本院认为,被告虽提交了广东欣意铝合金公司关于“欣意”商标的使用许可,但未充分举证证明广东欣意铝合金公司享有将“欣意”商标转许可的权利,关于广东欣意铝合金公司同意被告使用“欣意”字号,不影响对其构成不正当竞争的认定,故被告的抗辩没有事实和法律依据,本院不予支持。另,被告同时抗辩称,其已注册“欣意”、“云欣意”商标,被告的名称是对其商标的使用,不构成不正当竞争。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款规定“经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德”。本案中,被告主张权利的“欣意”、“云欣意”注册商标,注册日期均远远晩于被告企业名称登记时间,且原告权利商标注册日期均早于上述时间,作为同行业经营者,被告对原告在先商标注册情况理应知晓并应予以合理避让,但其仍将“欣意”登记为企业名称,主观上难谓诚信,故对被告的上述抗辩意见不予支持。

关于原告认为该行为亦侵犯了其商标专用权的主张,本院认为,原告该项主张是基于同一侵权行为,在该行为已经被认定构成不正当竞争的情况下,本院对原告的该项主张不再予以重复评价。

关于争议焦点三,被告应如何承担责任

本院认为,被告实施了不正当竞争行为,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额的确定,原告未举证证明其因被侵权所受到的实际损失和被告的侵权获利情况,本院综合考虑被告实施的不正当竞争行为、涉案商标的知名度、侵权行为的情节及主观过错、原告为制止侵权行为的合理开支等因素,酌情确定被告赔偿原告经济损失(含合理维权费用)共计人民币150000元。

综上,依据《中华人民共和国商标法》第五十八条、第五十九条,《中华人民共和国不正当竞争法》第二条、第十七条,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定,判决如下:

一、被告广东欣意线缆有限公司于本判决生效之日起立即停止使用企业名称中的“欣意”字样;

二、被告广东欣意线缆有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告安徽中青欣意铝合金电缆有限公司经济损失及合理开支共计150000元;

三、驳回原告安徽中青欣意铝合金电缆有限公司的其他诉讼请求。

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13800元,由原告安徽中青欣意铝合金电缆有限公司负担11730元,被告广东欣意线缆有限公司负担2070元,原告已预缴的2070元,由本院予以退回,被告应在本判决生效之日十日内向本院缴纳案件受理费2070元,拒不缴纳的,本院依法强制执行。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省深圳市中级人民法院。

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